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12/09/2017

El Mercurio Legal | Emprendedores, branding y registros marcarios

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El Mercurio Legal | Emprendedores, branding y registros marcarios

“…¿Qué pasa si la empresa pierde clientes porque un competidor utiliza su marca para ofrecer productos propios generando confusión? ¿Y si los consumidores pierden confianza en la marca de la empresa debido a que otros la utilizan para ofrecer productos de baja calidad? ¿Cómo un emprendedor puede estar seguro de que la marca que utiliza no infringe los derechos de terceros?…”

Álvaro Lezama

Todo emprendedor sabe o debería saber el valor que tiene el branding para efectos de llevar a adelante su proyecto. En un mercado competitivo es clave desarrollar una marca que permita distinguir los productos o servicios propios de los ofrecidos por los competidores. Esa marca debería ser capaz de transmitir la identidad de la compañía y, con trabajo y estrategia, podría llegar a ser recordada por los consumidores y asociada a cualidades positivas y atractivas.

Ahora bien, la marca desarrollada por una empresa pierde mucho valor si cualquiera pudiese usarla sin autorización de la misma. ¿Qué pasa si la empresa pierde clientes porque un competidor utiliza su marca para ofrecer sus propios productos generando confusión? ¿Qué pasa si los consumidores pierden confianza en la marca de la empresa debido a que otros la utilizan para ofrecer productos de baja calidad? Por otro lado, ¿cómo un emprendedor puede estar seguro de que la marca que utiliza no infringe los derechos de terceros? Para resolver estos y otros problemas el ordenamiento jurídico chileno ofrece la posibilidad de obtener derechos de propiedad sobre las marcas comerciales mediante su registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Una vez registrada una marca ante la autoridad competente su titular obtiene el derecho “exclusivo y excluyente” de utilizarla en el mercado chileno. Eso quiere decir, por un lado, que el registro otorga la posibilidad de demandar a los terceros que utilicen en el comercio marcas idénticas o similares para distinguir productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se ha concedido el registro. Lo anterior, siempre que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Por otro lado, en principio, el titular del registro podrá usar la marca registrada sin reclamo de terceros para distinguir ante los consumidores los productos o servicios especificados en aquel. En principio, pues podrían existir situaciones especiales u obstáculos ajenos al derecho marcario que podrían impedir el uso de la marca registrada, como por ejemplo, el permiso sanitario que se requiere para comercializar productos farmacéuticos.

De todos modos, el registro de una marca disminuye de manera importante el riesgo de estar infringiendo derechos marcarios de terceros, además, dado que el registro otorga derechos de propiedad sobre la marca esta podría ser transferida, licenciada o incluso prendada en favor de terceros al igual que otros activos de la empresa, generando posibles fuentes de ingresos o la posibilidad de caucionar deudas.

Cabe mencionar que la mayoría de los países del mundo tienen sistemas de derechos marcarios similares al nuestro. Sin embargo, una marca registrada en Chile no otorga protección en otros países, dado que los derechos marcarios son territoriales. Por lo tanto, si se deseara este tipo de protección en otras latitudes tendrían que iniciarse los trámites correspondientes en cada territorio.

En cuanto al proceso para registrar una marca en Chile, este comienza definiendo el signo que se quiere registrar y los productos o servicios respecto a los cuales se busca protección. Una marca, para ser registrable, puede consistir en signos alfanuméricos y/o imágenes. Asimismo, puede consistir en una combinación de sonidos. Respecto a los productos y servicios, estos deben describirse con relativo detalle y clasificarse en una o más clases preestablecidas.

Luego, es recomendable encargar a un especialista un análisis de factibilidad del registro que se planea solicitar. El resultado de dicho análisis permitirá evaluar los riesgos de utilizar la marca durante el transcurso del procedimiento de registro. Además, permitirá saber de antemano las probabilidades de que la solicitud de registro termine siendo aceptada y los obstáculos que podría enfrentar. Por ejemplo, podría darse el caso de que las chances de éxito sean tan bajas que resultase mejor volver al paso anterior y definir un nuevo signo.

Por último, debe solicitarse el registro ante el INAPI y dar seguimiento al procedimiento. Este proceso puede tardar desde cuatro meses hasta varios años, dependiendo de si se utilizaron descripciones preaprobadas o no; de si hubo observaciones de forma, observaciones de fondo, oposiciones de terceros, recursos y otros factores.

En conclusión, si para un emprendimiento el branding es relevante, es importante considerar la posibilidad de asegurar sus derechos sobre la marca que se pretende desarrollar.

* Álvaro Lezama Orellana es abogado de Albagli Zaliasnik.

Fuente: El Mercurio Legal, Opinión, 12 de septiembre de 2017.