Para ejercer la acción de caducidad por falta de uso de una marca debe haber trsncurrido cinco años desde la fecha de concesión del registro.
El 9 de mayo se cumplieron tres años desde que se implementaron las modificaciones que trajo consigo la Ley Corta de INAPI, una reforma crucial en la Ley de Propiedad Industrial que entró en vigencia en 2022.
Esta norma introdujo una nueva acción fundamental: la caducidad por falta de uso. Esta nueva regla permite que cualquier persona que tenga un interés legítimo, pueda solicitar que se declare el cese de vigencia total o parcial de un registro marcario que no haya sido usado.
Para ello, debe haber transcurrido cinco años desde la fecha de concesión del registro, en el cual la marca no hubiese sido objeto de uso previo dentro del territorio nacional, ya sea por parte de su titular o a través de un tercero que cuente con la respectiva autorización.
Esta modificación, responde a una tendencia mundial, implementada hace años en diversas jurisdicciones en donde se exige que quienes registren una marca la utilicen efectivamente los productos y/o servicios en cuestión.
Ya que antes en Chile no existía obligación de usar una marca registrada, lo que permitía renovarla indefinidamente sin utilizarla. Esto derivaba en marcas inactivas que se mantenían solo para impedir que otros las registraran, generando un monopolio sobre ciertos signos distintivos.
Por lo tanto, la Ley Corta modificó este panorama al introducir en el año 2022 la posibilidad de que un registro de marca caduque por falta de uso.
Siguiendo esta línea, es importante recapitular cómo funciona esta acción, ya que es muy importante que hagamos la siguiente distinción:
- Marcas registradas con fecha posterior al 9 de mayo de 2022: La acción de caducidad puede presentarse transcurridos 5 años desde la fecha de registro. A modo de ejemplo, una marca que fue aceptada a registro en el año 2023, recién en 2028 podrá presentarse la acción.
- Marcas registradas con anterioridad al 9 de mayo de 2022: La acción de caducidad podrá presentarse transcurridos 5 años desde la primera renovación de dicha marca registrada, ocurrida con posterioridad al 9 de mayo de 2022. Por ejemplo, una marca que fue aceptada a registro en el año 2020 tendrá su vigencia de 10 años hasta el año 2030, y luego, si se renueva en dicha fecha, los 5 años se contarán desde la fecha de renovación, que será en el año 2030. Así, la acción de caducidad recién se podrá deducir en el año 2035.
Así, el periodo variará ampliamente según la fecha en que se haya registrado la marca antes o posterior al 9 de mayo de 2022.
Por lo tanto, hasta la fecha no se ha presentado ninguna demanda de caducidad, ya que no hay marcas aún que estén dentro de los rangos de plazo, y las primeras acciones de caducidad recién podrán presentarse alrededor del año 2027.
Como resultado de la Ley Corta de INAPI, actualmente muchas personas y empresas han sido más cautelosas al momento de solicitar el registro de marcas, con el objetivo de evitar que esta sea objeto de caducidad por falta de uso.
Es por esto que, es esencial tener en cuenta estas consideraciones no solo al momento de solicitar el registro de una marca, sino también si se tiene interés en ejercer esta acción en el futuro.
En definitiva, la acción de caducidad por falta de uso moderniza el sistema marcario y obliga a usar efectivamente las marcas registradas. Ahora es clave alinear los registros con la realidad comercial y planificar su defensa o la impugnación de marcas de terceros.
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