La sentencia reafirma el carácter sustantivo de la prescripción y la autonomía de las patentes divisionales, precisando el criterio aplicable según las fechas de solicitud y concesión.
Recientemente, el Tribunal de Propiedad Industrial dictó una importante sentencia en el marco de un juicio de nulidad de patente de invención (Rol TDPI N° 001093-2024), pronunciándose sobre la excepción de prescripción opuesta en un juicio de nulidad de patente farmacéutica.
Se trata de un fallo relevante, ya que son pocos en Chile los que abordan de manera explícita la naturaleza y el plazo de prescripción de la acción de nulidad de patentes solicitadas antes de las reformas de 2005 pero concedidas después.
Además, el tribunal desarrolla criterios de fondo sobre la naturaleza jurídica de las patentes, la prescripción extintiva y la relación entre patentes divisionales y sus solicitudes de origen.
El conflicto tiene su origen en una demanda de nulidad presentada por una empresa en 2023 en contra de la patente registro N° 53.916, que fue concedida a una farmacéutica en 2016 y que corresponde a una solicitud divisional derivada de una solicitud “madre” presentada en 2002, antes de las modificaciones introducidas por la Ley N° 19.996 en 2005.
La demandad (titular del registro) opuso excepción de prescripción, sosteniendo que la acción de nulidad había caducado por el transcurso de más de cinco años desde la fecha de concesión de la patente en 2016, según el actual artículo 50 de la Ley N° 19.039.
La parte demandante, en cambio, argumentó que, tratándose de una patente divisional de una solicitud presentada antes de las reformas de 2005, resultaba aplicable el régimen original de la Ley N° 19.039, que contemplaba un plazo de prescripción extintiva de diez años, argumentándose, en conjunto, que:
- Las patentes divisionales participan de la naturaleza sustantiva de las patentes “madres” de las que emanan.
- Que las patentes solicitadas antes de 2005, pero concedidas después – como lo era la patente madre, y por extensión, la divisional al participar de su naturaleza – debían regirse en lo sustantivo por la ley vigente a la presentación de su solicitud.
- Que la prescripción extintiva es una norma sustantiva de las patentes de invención y no algo meramente procesal.
INAPI acogió la excepción determinando que la prescripción extintiva es una norma de carácter procesal y por tanto rige la ley vigente al momento de presentar la acción. Frente a esto la demandante apeló, reiterando los 3 puntos previamente mencionados.
El Tribunal de Propiedad Industrial, al pronunciarse sobre la apelación, reconoció que el debate se centraba en determinar la naturaleza de la prescripción y la normativa aplicable a las acciones de nulidad de patentes derivadas de solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de las reformas de 2005 pero concedidas con posterioridad.
El fallo destaca al definir la prescripción extintiva como una institución sustantiva y no procesal, como sostuvo INAPI, lo que implica que la reforma de 2005 no se aplica inmediatamente a procedimientos en curso. Así, el tribunal reafirma que el plazo de prescripción depende del estatuto jurídico que rige la patente como derecho real.
El fallo subraya, en efecto, que las patentes de invención son derechos reales y que, como tales, se encuentran sujetas al estatuto general de los derechos reales previsto en el artículo 12 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. Este precepto establece que todo derecho real adquirido bajo una ley subsiste bajo el imperio de otra, pero que en lo relativo a su goce, cargas y extinción prevalecen las disposiciones de la nueva ley.
De esta forma, el Tribunal afirmó que, tratándose de la extinción del derecho por la vía de la prescripción de la acción de nulidad, corresponde aplicar la normativa vigente al momento de su concesión y no la que regía al momento de la presentación de la solicitud “Que, discutiéndose en la especie la prescripción, se comparte con el apelante que no son asuntos procesales, como para aplicarse la norma del artículo 24 de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, para regir in actum”, enfatizó.
“Lo cierto es que las patentes constituyen un derecho real y como tal, les resulta aplicable el artículo 12, de la Ley de Efecto Retroactivo de la Ley, que indica: ‘Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a sus goces y cargas y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley’, todo ello, sin perjuicio de la normativa sustantiva relativa a la configuración y perfilamiento del derecho en sí mismo, tanto es así que la misma ley, en su artículo 7°, indica: Las meras expectativas no forman derecho”, enfatizó el tribunal.
Con esto se confirma que, para el caso de las patentes solicitadas antes de las reformas de 2005, pero que hayan sido concedidas después, el plazo de prescripción de la acción de nulidad va a ser de 5 años desde el registro (normativa de la Ley N° 19.996) y no el plazo de 10 años contemplado por el texto original de la Ley N° 19.039 en 1991 y que estaba vigente a la época de la presentación de la solicitud.
Un segundo aspecto de gran importancia abordado en la sentencia es la relación entre las patentes divisionales y las denominadas patentes “madres”. El tribunal se hace cargo del argumento de la parte demandante en cuanto a que, por derivar de una solicitud anterior presentada bajo la vigencia de la ley original de 1991, la patente divisional debía regirse por las normas sustantivas de dicha legislación, incluyendo el plazo de prescripción de diez años.
Frente a ello, el fallo establece con claridad que las patentes divisionales constituyen invenciones autónomas, distintas de la solicitud original de la que derivan y que si bien el plazo de vigencia de una patente divisional se rige por el de su patente madre, lo cierto es que la existencia misma de la patente divisional, su concesión y eventual nulidad obedecen a un régimen propio e independiente.
A partir de este análisis, el tribunal concluye que la patente concedida en septiembre de 2016, debe regirse por la normativa vigente en ese momento, es decir, por la Ley N° 19.039 en su versión reformada, la cual establece un plazo de prescripción de cinco años para la acción de nulidad.
Como la acción se interpuso en noviembre de 2023, habían transcurrido más de siete años desde la concesión, lo que hacía improcedente la demanda por encontrarse la acción extinguida. En consecuencia, el Tribunal de Propiedad Industrial acogió la excepción de prescripción opuesta por la demandada y confirmó el archivo de los antecedentes.
La sentencia es especialmente relevante en propiedad industrial, pues reafirma el carácter sustantivo de la prescripción extintiva y la naturaleza de derecho real de la patente. Además, aclara la independencia jurídica de las patentes divisionales y establece que, para las patentes solicitadas antes de 2005 pero concedidas después, lo decisivo es la fecha de concesión, no la de solicitud.
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