No registrar la marca puede implicar la pérdida de dinero, posicionamiento y tiempo dedicado.
En el mundo empresarial hay decisiones que parecen menores, pero que pueden marcar el futuro de un negocio. Una de ellas es el registro de una marca antes de lanzar un producto o servicio.
En Chile es habitual ver a personas, emprendedores y empresas que destinan meses a crear su marca, identidad visual, imagen comercial, diseñar un logotipo/etiqueta, invertir en redes sociales y material publicitario, diseñar envases/empaques y desarrollar productos bajo una marca determinada, sin antes revisar la factibilidad de registro de dicha marca, o bien, registrarla directamente en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Esta omisión, puede ser un error costoso que ponga en riesgo la inversión y esfuerzo realizado para posicionar la marca y negocio.
Si nos situamos en el siguiente escenario hipotético en donde yo como persona, emprendimiento o empresa, lanzo un producto al mercado, invirtiendo tiempo, recursos y dinero en desarrollar mi marca.
Sin perjuicio de ello, pese a todas las gestiones, no he verificado previamente si resulta factible registrarla ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) ni tampoco he presentado una solicitud para obtener la exclusividad sobre ese nombre, conforme a lo establecido en la Ley sobre Propiedad Industrial.
Como posible consecuencia y una vez realizado todo ese proceso, decido solicitar el registro de mi marca ante INAPI. Es probable que tras la presentación, esta sea objeto de una demanda de oposición interpuesta por un tercero que posee una marca idéntica o sustancialmente semejante a la que solicité y sobre la cual he construido todo mi modelo de negocio.
Adicionalmente, INAPI formula una observación de fondo, señalando que existe una marca previamente registrada con similitudes sustanciales destinada a los mismos productos o servicios, motivo por el cual la que intenté registrar no puede coexistir válidamente en el mercado con aquella previamente registrada o solicitada por un tercero.
¿Qué pasaría en ese caso?
Efectivamente tengo la posibilidad de contestar tanto la demanda de oposición como las observaciones de fondo con el objetivo de intentar superar esos obstáculos y lograr el registro de mi marca. No obstante, existen altas probabilidades de que INAPI y el Tribunal de Propiedad Industrial (en caso de tener que recurrir a una segunda instancia) afirmen que la marca que solicité es sustancialmente similar, o bien, idéntica a una marca previamente registrada o solicitada por lo que deciden rechazar el registro de mi marca.
Dicha situación, claramente constituye un grave problema a mi negocio respecto del cual había invertido, tiempo, dinero y recursos por lo que tendré que decidir si continuar utilizando mi marca sin registro (asumiendo el riesgo de infracciones legales), o bien, modificar el nombre con el fin de poder registrarlo ante INAPI, lo que implicará modificar etiquetas, empaques y material publicitario, generando nuevos gastos.
En este sentido, es muy importante registrar la marca antes de destinar importantes recursos económicos y esfuerzos a su desarrollo y posicionamiento. En Chile rige el principio de que el primero que registra es quien adquiere el derecho. Obtener el registro otorga al titular el uso exclusivo del signo en todo el territorio nacional y le permite impedir que terceros lo utilicen o intenten beneficiarse de este. Además, el registro es una herramienta de defensa para actuar frente a infracciones y exigir indemnizaciones por uso indebido.
Nuestra Ley sobre Propiedad Industrial establece expresamente lo mencionado en su artículo 19 bis D: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos o servicios comprendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos o servicios idénticos, se presumirá que existe confusión”.
Por lo tanto, registrar una marca no debe verse como un gasto, sino como una verdadera inversión. Registrar la marca desde el inicio protege la inversión en marketing, permite licenciarla con seguridad y otorga derechos exclusivos ante eventuales conflictos. Más que un gasto, es una acción clave para resguardar y fortalecer el negocio, asegurando la exclusividad sobre su uso y evitando riesgos de coincidencias con marcas previamente inscritas.
Para obtener más información sobre estos temas, pueden contactar a nuestro Grupo Propiedad Intelectual e Industrial:
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Carlos Lazcano | Asociado Senior | clazcano@az.cl
Fernanda Rodríguez | Asociada | frodriguez@az.cl
Esteban Orhanovic | Asociado | eorhanovic@az.cl
Matías Selamé | Asociado | matiasselame@az.cl
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