Los invitamos a leer la columna escrita por nuestro asociado senior, Carlos Lazcano, y asociada, Fernanda Rodríguez, del Grupo de Propiedad Intelectual e Industrial, sobre las acciones de caducidad por falta de uso frente a marcas registradas.
El 2027 comenzarán a ser ejercibles las primeras acciones de caducidad por falta de uso respecto de marcas registradas bajo el régimen introducido por la Ley N°21.355. Por lo que será un año clave para muchas empresas que cuentan con marcas registradas en Chile.
En términos generales, esto significa que ciertas marcas registradas podrán ser cuestionadas si no han sido utilizadas efectivamente durante el período que exige la ley.
Anteriormente, una marca podía mantenerse vigente prácticamente de manera indefinida mediante sus renovaciones periódicas, aun cuando nunca hubiese sido utilizada en el mercado. Por esto, comenzaron a aumentar los llamados registros de papel, es decir, marcas registradas que no eran utilizadas, e impedían a terceros acceder a esos mismos signos para desarrollar actividades comerciales reales. Para corregir esta situación y acercar nuestra legislación a los estándares internacionales, en 2022 se incorporó la acción de caducidad por falta de uso, mecanismo que permite cuestionar aquellos registros que no han sido utilizados efectivamente durante el plazo establecido por la ley.
La llegada de las primeras acciones de caducidad constituye una buena oportunidad para que las empresas revisen su estrategia marcaria y se hagan algunas preguntas básicas:
- ¿Las marcas que estoy registrando hoy responden a proyectos reales de negocio?
- ¿Las coberturas que solicito reflejan efectivamente los productos y servicios que pretendo ofrecer?
- ¿Estoy utilizando mis marcas de forma consistente en el mercado?
- ¿Sería capaz de demostrar ese uso si alguien lo cuestionara?
No significa que las empresas deban registrar menos marcas, sino que se debe registrar mejor: solicitar las marcas que efectivamente voy a utilizar en el mercado.
Cuando existe un uso real, no solo se fortalece el valor comercial de la marca, sino que también se generan antecedentes que permiten acreditar su explotación efectiva frente a eventuales cuestionamientos futuros. En definitiva, el objetivo no es acumular registros, sino construir una protección marcaria que acompañe de manera coherente el desarrollo del negocio.
Del mismo modo, también es fundamental contar con material que evidencie el uso de la marca en el mercado, tales como publicidad, sitios web, redes sociales, catálogos, campañas comerciales, facturas y otros antecedentes que normalmente se generan en el desarrollo del negocio.
Ahora bien, una pregunta que naturalmente surge es por qué, si la acción de caducidad por falta de uso fue incorporada a nuestra legislación en el año 2022, recién comenzará a tener efectos prácticos a partir de 2027. Para que proceda esta acción, deben haber transcurrido cinco años desde la fecha de concesión del registro marcario sin que la marca haya sido utilizada. También es importante tener presente que la caducidad no opera automáticamente ni puede ser declarada de oficio por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La ley exige que exista una persona con interés legítimo que promueva la acción correspondiente. Una vez ejercida la acción, corresponderá al titular del registro acreditar que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional.
Junto a lo anterior, la declaración de caducidad no produce efectos desde la presentación de la demanda, sino desde que la sentencia firme ordena la cancelación total o parcial del registro correspondiente. En otras palabras, mientras no exista una resolución definitiva, la marca mantiene su vigencia y protección.
En definitiva, la llegada de las primeras acciones de caducidad por falta de uso marcará uno de los hitos más relevantes que ha experimentado el sistema marcario chileno en las últimas décadas. Por primera vez, la obligación de usar efectivamente una marca registrada dejará de ser una exigencia meramente teórica para convertirse en un elemento decisivo para la conservación del derecho.
Chile deja atrás un modelo en el que el registro, por sí solo, permitía mantener derechos prácticamente indefinidos para avanzar hacia un sistema que privilegia el uso efectivo de las marcas en el mercado.
Con ello, nuestra legislación se alinea con las tendencias que desde hace años predominan en otras jurisdicciones a nivel internacional, promoviendo un registro marcario más dinámico, reduciendo la existencia de marcas bloqueadoras y facilitando el acceso de nuevos actores a signos que realmente puedan ser explotados comercialmente.
En términos prácticos, esto obligará a las empresas a incorporar una visión mucho más estratégica de la gestión de sus activos intangibles, entendiendo que ya no basta con registrar una marca, sino que también será necesario utilizarla efectivamente en el mercado para mantener su protección.
Columna escrita por:
Carlos Lazcano | Asociado Senior Grupo Propiedad Intelectual e Industrial | clazcano@az.cl
Fernanda Rodríguez | Asociada Grupo Propiedad Intelectual e Industrial | frodriguez@az.cl
