Los invitamos a leer la publicación que preparó nuestro Grupo IP, Tech and Data sobre la caducidad de marcas por falta de uso a tres años de la Ley Corta.
Esta modificación responde a una tendencia mundial, implementada hace años en diversas jurisdicciones en donde se exige que quienes registren una marca la utilicen efectivamente los productos y/o servicios en cuestión.
Actualmente han transcurrido tres años desde la implementación de las modificaciones que trajo consigo la Ley Corta de INAPI (N°21.355) una reforma crucial en la Ley de Propiedad Industrial, y la cual entró en vigencia el 9 de mayo de 2022. Esta ley introdujo una nueva acción fundamental: la caducidad por falta de uso. Esta acción permite que cualquier persona que tenga un interés legítimo, pueda solicitar que se declare el cese de vigencia total o parcial de un registro marcario, siempre que transcurridos cinco años desde la fecha de concesión del registro, la marca no hubiese sido objeto de uso previo dentro del territorio nacional, ya sea por parte de su titular o a través de un tercero que cuente con la respectiva autorización.
Esta modificación, responde a una tendencia mundial, implementada hace años en diversas jurisdicciones en donde se exige que quienes registren una marca la utilicen efectivamente los productos y/o servicios en cuestión.
En Chile, con anterioridad a la aplicación de los cambios de la Ley Corta, no existía ninguna obligación similar, lo que significaba que cualquier persona podía registrar una marca y renovarla indefinidamente sin la necesidad de utilizarla. Esto significaba finalmente que múltiples marcas no eran usadas en el mercado, pero que finalmente el titular las mantenía con el objetivo de ejercer sus derechos de exclusividad y que estas no pudieran ser registradas por otra persona o empresa. Este fenómeno generaba una forma de monopolio sobre ciertos signos distintivos, que podían ser renovados indefinidamente, sin que existiera una obligación de utilizarlos de forma efectiva en el mercado nacional.
Por lo tanto, la Ley Corta modificó este panorama al introducir en el año 2022 la posibilidad de que un registro de marca caduque por falta de uso, lo que busca principalmente que se utilicen las marcas registradas, ya de lo contrario, la marca puede ser objeto de cancelación, evitando así, los monopolios sobre una determinada expresión. Siguiendo esta línea, es importante recapitular cómo funciona esta acción, ya que es muy importante que hagamos la siguiente distinción:
- Marcas registradas con fecha posterior al 9 de mayo de 2022: La acción de caducidad puede presentarse transcurridos 5 años desde la fecha de registro. A modo de ejemplo, una marca que fue aceptada a registro en el año 2023, recién en 2028 podrá presentarse la acción.
- Marcas registradas con anterioridad al 9 de mayo de 2022: La acción de caducidad podrá presentarse transcurridos 5 años desde la primera renovación de dicha marca registrada, ocurrida con posterioridad al 9 de mayo de 2022. Por ejemplo, una marca que fue aceptada a registro en el año 2020 tendrá su vigencia de 10 años hasta el año 2030, y luego, si se renueva en dicha fecha, los 5 años se contarán desde la fecha de renovación, que será en el año 2030. Así, la acción de caducidad recién se podrá deducir en el año 2035.
Así, el periodo variará ampliamente según la fecha en que se haya registrado la marca antes o posterior al 9 de mayo de 2022.
Por lo tanto, hasta la fecha no se ha presentado ninguna demanda de caducidad, ya que no hay marcas aún que estén dentro de los rangos de plazo, y las primeras acciones de caducidad recién podrán presentarse alrededor del año 2027 cuando las marcas registradas después de la entrada en vigor de la Ley Corta empiecen a cumplir con los requisitos de plazo para poder ser impugnadas.
Actualmente muchas personas y empresas han sido más cautelosas al momento de solicitar el registro de marcas. Ahora, al registrar una marca se aseguran de que efectivamente vayan a utilizarla en el mercado para los productos y/o servicios solicitados, con el objetivo de evitar que la marca sea objeto de caducidad por falta de uso.
Es por esto que, es esencial tener en cuenta estas consideraciones no solo al momento de solicitar el registro de una marca, sino también si se tiene interés en ejercer esta acción en el futuro.
En definitiva, la acción de caducidad por falta de uso no solo moderniza nuestro sistema marcario, sino que también obliga a los titulares a evaluar sus estrategias de registro. Ya no basta con inscribir marcas para reservarlas indefinidamente de cara a nuevos proyectos que puedan surgir en la empresa, pues será necesario demostrar el uso efectivo. Por eso, hoy más que nunca, es clave alinear los registros con la realidad comercial y proyectar desde ya cómo defender sus propios activos, o incluso, evaluar estrategias de impugnación de marcas de terceros frente a este nuevo escenario.
