Aunque la marca esté registrada, existe el riesgo de que terceros soliciten signos similares para los mismos productos o servicios.
El registro de una marca en Chile representa un paso fundamental para la protección de los activos intangibles de una empresa. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, el titular de una marca registrada adquiere un derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico, en los términos en que se ha concedido, y para distinguir los productos o servicios comprendidos en dicho registro.
Por lo tanto, una vez obtenido el registro, el titular adquiere el derecho de uso exclusivo sobre la marca, lo que permite oponerse a que terceros la utilicen sin su autorización.
Este derecho, implica la facultad del titular de la marca de impedir que cualquier persona, sin contar con la respectiva autorización para ello, utilice una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos o servicios, lo cual puede producir confusión en el público consumidor.
Sin embargo, uno de los errores más comunes de muchas personas, ya sean naturales o jurídicas, es asumir que una vez registrada la marca concluye toda “obligación” vinculada a la protección marcaria, lo que se aleja por completo de la realidad.
Como sabemos, una vez registrada la marca, efectivamente finaliza el procedimiento de registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). No obstante, a partir de ese momento, comienza una etapa sumamente relevante: la vigilancia marcaria.
¿Por qué es importante?
Aun cuando la marca esté registrada, subsiste el riesgo de que terceros presenten nuevas solicitudes de registro de signos idénticos o semejantes para distinguir los mismos productos o servicios.
En caso de que dichas solicitudes sean aceptadas por la autoridad marcaria, sin mediar oposición en su contra, puede traer diversas consecuencias como la posibilidad de confusiones o errores en el público consumidor, pérdida del carácter distintivo de la marca registrada, o bien, diversos tipos de conflictos jurídicos. Por lo tanto, para evitar que ello ocurra, resulta indispensable contar con un sistema de vigilancia marcaria.
La vigilancia marcaria consiste en monitorear periódicamente las nuevas solicitudes que se presentan ante INAPI para detectar posibles conflictos con marcas previamente registradas, lo que permite al titular del registro contar con tiempo para evaluar la preparación y presentación de una demanda de oposición dentro del plazo legal correspondiente, siempre que existan suficientes semejanzas entre las marcas expuestas en conflicto.
En este punto, es fundamental mencionar que, sin perjuicio de que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial puede observar de fondo una marca solicitada que presenta semejanzas gráficas o fonéticas y de cobertura con una marca previamente registrada, existe la posibilidad de que dicha observación no se realice en base a distintas razones.
En dichos casos, es fundamental la interposición de una demanda de oposición a nombre del titular del registro marcario que es afectado. En este sentido, la ley otorga expresamente la posibilidad de oponernos a dicho registro, en donde contamos con un plazo de 30 días hábiles para presentar la demanda ante INAPI.
Siguiendo esta línea, es importante destacar que, aun cuando INAPI haya observado de fondo la marca solicitada, sigue siendo altamente recomendable presentar la demanda de oposición. Esto se debe a que, al interponerse, se abre formalmente un procedimiento contencioso, en el cual las partes pueden exponer sus argumentos y acompañar material probatorio que respalden su posición, lo que permite defender de mejor manera los derechos concedidos por medio de los registros.
Por lo tanto, es de suma importancia contar con una vigilancia de marcas que notifique cuando se ha presentado una marca idéntica o semejante para la misma cobertura de la marca previamente registrada.
¿Qué hacer cuando no ha sido solicitado ante INAPI?
Habiendo dicho esto, es importante mencionar que la vigilancia puede centrarse en las solicitudes que se presentan ante INAPI, pero lo ideal es que no se limite exclusivamente a ello. En la práctica, existen muchos casos en donde se utiliza una marca idéntica o semejante para los mismos productos y servicios que no ha sido solicitada ante la autoridad marcaria (INAPI), sino que se utiliza directamente en el tráfico comercial.
En dichos casos no tenemos la posibilidad de presentar una demanda de oposición ya que no nos encontramos frente a una solicitud presentada ante el instituto. En este sentido, y dependiendo del caso, se puede evaluar un acercamiento extrajudicial con el fin de requerir el cese del uso indebido, o derechamente interponer acciones judiciales por infracción marcaria, competencia desleal u otras acciones legales aplicables.
Es por ello que no debemos centrar nuestra vigilancia exclusivamente en las solicitudes ingresadas ante INAPI, sino que resulta recomendable realizar, de forma periódica, revisiones en redes sociales y sitios web, con el objetivo de detectar posibles usos no autorizados de marcas idénticas o confundibles, especialmente en relación con productos o servicios que se encuentran amparados por nuestros registros.
En conclusión, es sumamente importante contar con una vigilancia eficaz que permita proteger de manera íntegra la marca registrada.
Para obtener más información sobre estos temas, pueden contactar a nuestro Grupo Propiedad Intelectual e Industrial:
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Carlos Lazcano | Asociado Senior | clazcano@az.cl
Fernanda Rodríguez | Asociada | frodriguez@az.cl
Esteban Orhanovic | Asociado | eorhanovic@az.cl
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