Resulta sumamente importante que, cuando sepamos que un tercero está utilizando una marca idéntica o sustancialmente similar a la que se tiene registrada, se actúe con rapidez y con asesoría profesional especializada.
Cuando una empresa o persona descubre que un tercero comienza a utilizar una marca idéntica o prácticamente igual a la suya, pero sin haberla solicitado a registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, suele enfrentarse a una sensación de incertidumbre de no saber como actuar o cómo proceder, pues al no poder presentar una demanda de oposición frente a un uso no autorizado de una marca idéntica o similar a la suya, suele desconocer cuáles serían los mecanismos legales disponibles que tiene a su favor como titular de una marca registrada.
Como sabemos, la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial establece en su artículo 19 bis D el hecho de que en primer lugar, la marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico. A esto agrega en su inciso segundo que: “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.
Tal como lo menciona el artículo, el titular de una marca registrada si puede impedir que un tercero sin su consentimiento utilice una marca idéntica o semejante para los mismos productos o servicios y, por lo tanto, la ausencia de una solicitud ante INAPI por parte de un tercero no implica que el titular de la marca registrada se encuentre desprotegido. Como mencionamos, en principio, no existe la posibilidad de presentar una demanda de oposición, ya que dicha herramienta sólo procede frente a solicitudes presentadas ante INAPI.
Frente a este escenario, la primera medida recomendable no es necesariamente judicial, sino que advertir a la contraparte que está cometiendo una infracción. Antes de recurrir a los tribunales, resulta útil y estratégicamente razonable enviar una carta de advertencia formal. Este documento, emitido por el titular afectado o su representante legal, cumple la función de informar al infractor que el signo utilizado es idéntico o semejante a una marca registrada y utilizada en el mercado, por lo cual se solicita el cese inmediato del uso indebido. Es importante mencionar que la carta de advertencia de por sí no produce efectos jurídicos. Sin perjuicio de lo anterior, dependiendo de la reacción del infractor, podría llegar a resolver el problema del uso no autorizado de forma más rápida y económica. En el caso de que el infractor persista en mantener las infracciones, puede servir como un buen antecedente que acredite al juez civil en el caso de una demanda de infracción, que el eventual demandado estaba en conocimiento de que sus acciones efectivamente constituían una infracción.
En muchos casos, esto basta para poner término al conflicto, evitando los costos de un proceso judicial. Sin perjuicio de ello, cuando la carta de advertencia no produce los efectos que esperamos o el infractor persiste en su conducta, existen distintas acciones legales que pueden ser ejercidas. La Ley de Propiedad Industrial contempla acciones civiles destinadas a obtener el cese del uso no autorizado de una marca, la reparación de los perjuicios ocasionados y la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción. Estas acciones, reguladas en los artículos 106 y siguientes de la ley están diseñadas principalmente para que el infractor cese en sus acciones e incluso exista una indemnización de perjuicios en el caso de que existan antecedentes suficientes para acreditarlos.
Por otro lado, también es posible presentar acciones penales en contra del infractor, dentro de las cuales podemos encontrar algunas situaciones en donde un tercero de forma maliciosa utiliza una marca igual o semejante a otra que ya se encuentra registrada para los mismos productos o servicios, o bien, también los que falsifica una marca ya registrada para los mismos productos o servicios. El uso o falsificación de una marca registrada con fines comerciales puede ser castigada con multa e incluso con pena privativa de libertad.
Otra alternativa relevante, que puede sumarse a una acción civil por infracción marcaria es la acción por competencia desleal regulada en la Ley N° 20.169. Esta norma sanciona toda conducta que, por medios ilegítimos, persiga desviar clientela de un competidor o aprovecharse de su reputación. El uso de una marca idéntica o similar a otra que ya se encuentra posicionada en el mercado puede configurar precisamente ese supuesto, al generar confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios. En tal caso, se puede solicitar junto con la acción civil con el objetivo de solicitar el cese de la conducta, además de una indemnización de perjuicios.
En este sentido, resulta fundamental señalar que las acciones civiles tienen por objeto principal obtener el cese del acto infractor y, adicionalmente, la indemnización de los perjuicios cuando se logre acreditar la existencia de un daño efectivamente causado por el uso indebido de la marca. Por su parte, la acción penal busca sancionar al infractor mediante la imposición de una pena, atendida la gravedad del delito.
En conclusión, resulta sumamente importante que, cuando sepamos que un tercero está utilizando una marca idéntica o sustancialmente similar a la que se tiene registrada, se actúe con rapidez y con asesoría profesional especializada.
Lo recomendable es iniciar con una carta de advertencia, con el fin de poner en conocimiento del infractor la existencia del derecho marcario y así evitar tener que interponer una acción legal, la cual suele requerir mayores tiempos y recursos. Asimismo, es fundamental registrar la marca, ya que este es el mecanismo que otorga el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una determinada denominación en el mercado.
En definitiva, cada caso debe analizarse en forma particular, determinando en ese momento cuál es la vía más conveniente para el titular: si comenzar con una carta, o bien, ejercer una acción civil o penal, según sus intereses y la gravedad de la infracción.
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