Para expandir mi marca es importante evaluar en qué momento y en qué mercados existe interés real de proyección.
Hay una situación que se repite con bastante frecuencia en la práctica. Empresas que nacen en Chile, logran validar su modelo de negocio, comienzan a crecer y empiezan a expandirse al extranjero. Esto ocurre principalmente con negocios en donde se comercializan productos de manera digital y se envían físicamente al país de destino. Es así como surge la idea de registrar la marca en dichos países.
En estos casos, lo recomendable es que la decisión de proteger una marca en un determinado país no se postergue hasta etapas avanzadas del negocio. Esto se debe a que existe el riesgo de que ya haya sido registrada en ese mercado una marca idéntica o similar, lo que puede derivar en el rechazo de la solicitud, aun cuando se trate de una marca previamente utilizada o posicionada en Chile.
Para comprender por qué ocurre esto, es fundamental tener presente uno de los principios básicos que rige el derecho marcario: el principio de territorialidad.
¿Qué es el principio de territorialidad y cómo funciona?
Este principio implica que los derechos sobre una marca se adquieren y se ejercen de manera independiente en cada país. Cada uno cuenta con su propio sistema de registro, y los derechos marcarios solo producen efectos dentro de los límites territoriales en los que han sido concedidos.
En la práctica, esto significa que una marca puede estar válidamente registrada a nombre de una empresa en Chile, y al mismo tiempo pertenecer a un tercero en otro país, si este último la solicitó y obtuvo el registro antes en esa jurisdicción (este escenario claramente puede ser distinto cuando hablamos de marcas mundialmente conocidas).
Por ello, al intentar expandirse, la empresa chilena podría encontrarse con la imposibilidad de registrar su propia marca en ese mercado, o incluso con restricciones para utilizarla.
En este contexto, el principio de territorialidad no solo explica por qué pueden surgir estos conflictos, sino que también pone de manifiesto la importancia de anticiparse.
La protección marcaria, especialmente en escenarios de expansión internacional, requiere considerar desde etapas tempranas en qué países resulta necesario asegurar derechos, precisamente porque dichos derechos no se extienden más allá del territorio en el que han sido otorgados.
Por lo tanto, independiente de cuál sea la etapa en la que esté el negocio y mi marca que ya tengo registrada en Chile, evalúe si eventualmente me gustaría expandirme a mercados extranjeros. En ese caso, lo ideal es contar con un estudio especializado en la materia que pueda apoyarme en este proceso.
En términos generales, lo que se realiza en estos casos es un análisis previo de la marca que quiero registrar en el país elegido. Esto implica que se evalúa si el signo cumple con los requisitos de registrabilidad de dicho país y, además, se revisa si existen marcas previamente solicitadas o registradas que sean idénticas o similares y que puedan constituir un obstáculo para el registro de mi marca.
De esta manera, registrar una marca en el extranjero, me permite asegurar el uso exclusivo y excluyente de dicha marca en el país seleccionado, por lo que puedo evitar que terceros utilicen o registren una marca semejante o idéntica la mía. Asimismo, me otorga herramientas legales para poder defender mi marca en caso de que un tercero la esté utilizando sin contar con la respectiva autorización.
Ahora bien, también es importante sostener que no toda empresa debe registrar su marca en el extranjero desde el inicio o a medida que se va desarrollando el negocio.
La idea es que no tengamos un registro meramente “de papel”, es decir, que no registremos marcas solo para tenerla registradas en dichos países. Al igual que en Chile, en muchas jurisdicciones existe la exigencia de uso de la marca. Esto significa que, si la marca no se utiliza efectivamente en ese país dentro de un determinado plazo, puede ser objeto de acciones de cancelación por no uso.
A lo anterior se suma que el proceso de registro en el extranjero implica costos, tanto en tiempo como en recursos, por lo que no siempre resulta eficiente proteger la marca en mercados donde no existe una intención concreta de operar.
Existen ciertas circunstancias en las que resulta especialmente recomendable evaluar esa protección. Una de ellas es cuando la empresa ya está vendiendo fuera de Chile, aunque sea a través de comercio electrónico. También ocurre cuando existen planes reales y próximos de expansión, ya sea mediante distribuidores, alianzas y apertura de operaciones, entre otros.
Por eso, la pregunta no debería formularse en términos de si conviene o no proteger una marca fuera de Chile, sino más bien en qué momento y en qué mercados existe interés real de proyección.
En definitiva, registrar una marca fuera de Chile no siempre será urgente ni necesario de inmediato. Pero postergar esa decisión más de lo razonable, cuando ya existen señales claras de expansión o presencia internacional, puede generar consecuencias que perfectamente pudieron haberse evitado.
Para obtener más información sobre estos temas, pueden contactar a nuestro equipo:
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Carlos Lazcano | Asociado Senior | clazcano@az.cl
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