Es importante tener presente que la existencia de una solicitud o registro previo a nombre de un tercero no necesariamente significa que todo esté perdido.
Existe una idea bastante arraigada en materia de marcas y es el hecho de que quien registra primero, gana. En términos generales, esta afirmación es correcta. El sistema marcario está construido sobre la base del registro y, por lo mismo, obtener oportunamente una marca sigue siendo la mejor forma de protegerla. Sin embargo, en la práctica existen diversas situaciones en donde la realidad es otra.
Por ejemplo, existen empresas que llevan años operando bajo una determinada marca, construyendo alrededor de ella una identidad comercial reconocible para sus clientes. Han invertido tiempo, recursos y esfuerzo en posicionarla, han desarrollado una reputación en el mercado y han asociado parte importante del valor de su negocio a ese signo distintivo. En otras palabras, han hecho todo aquello que contribuye a consolidar una marca en términos comerciales. Sin embargo, por distintas razones, nunca registraron la marca.
El problema ocurre cuando la empresa o la persona natural decide finalmente registrar la marca y descubre que un tercero ya presentó una solicitud o incluso obtuvo el registro. En estos casos, claramente la primera reacción es asumir que la marca se perdió y que el tercero tiene automáticamente el mejor derecho por el solo hecho de haber llegado antes a inscribir la marca ante INAPI. Sin embargo, esto no siempre es correcto.
¿Qué sucede en estos casos?
Si bien el registro sigue siendo la principal herramienta de protección marcaria, existen situaciones en las que el análisis no puede limitarse únicamente a revisar quién presentó primero una solicitud. Después de todo, no parece razonable ignorar años de trabajo, inversión y posicionamiento construidos alrededor de una marca por el solo hecho de que un tercero haya llegado antes al registro. Precisamente por eso, la Ley de Propiedad Industrial contempla una herramienta que muchas veces pasa desapercibida y que, en determinados casos, es extraordinariamente relevante, es decir, el artículo 20 letra h) inciso segundo.
Este artículo dispone que la causal de irregistrabilidad por confusión con signos anteriores, que normalmente opera respecto de marcas ya registradas, resulta igualmente aplicable respecto de marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. A continuación el detalle:
“Artículo 20: No podrán registrarse como marcas: h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos o servicios idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.
Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro”.
Por lo tanto, esta disposición establece que la protección no se limita exclusivamente a las marcas registradas, sino que también puede alcanzar a signos que estén siendo utilizados real y efectivamente con anterioridad dentro del territorio nacional.
En términos simples, la ley reconoce que el uso previo puede generar una situación jurídicamente protegible. Esto significa que, si una empresa venía utilizando una marca antes de que un tercero presentara su solicitud, quien venía usando un signo en el mercado puede invocar ese uso para oponerse a una solicitud de registro presentada por un tercero, o para demandar la nulidad de un registro ya obtenido.
En el fondo, esta norma responde a la idea de proteger los signos distintivos y no convertirse en un instrumento que permita apropiarse del esfuerzo empresarial ajeno. Por ello, la ley contempla mecanismos destinados a evitar que un tercero pueda apropiarse, mediante un registro, del reconocimiento y posicionamiento que otra empresa ha construido previamente a través de años de trabajo.
¿Qué es importante saber para hacer uso del artículo 20 letra h) inciso segundo?
Ahora bien, tampoco debe entenderse que basta con afirmar que una marca se utilizaba con anterioridad para quedar automáticamente protegido. La ley exige acreditar un uso real y efectivo del signo, por lo que resulta fundamental contar con antecedentes que permitan demostrar que la marca efectivamente se encontraba presente en el mercado antes de la solicitud presentada por el tercero.
En este contexto, documentos comerciales, material publicitario, presencia en redes sociales, sitios web, publicaciones en medios de comunicación e incluso la propia documentación asociada al desarrollo del negocio pueden transformarse en elementos relevantes para construir la historia de la marca. No se trata simplemente de acreditar que el nombre existía, sino de demostrar que era utilizado como un verdadero signo distintivo frente a consumidores y clientes. Precisamente por ello, la jurisprudencia del Tribunal de Propiedad Industrial ha reconocido reiteradamente la importancia de este tipo de antecedentes al momento de analizar la aplicación del artículo 20 letra h) inciso segundo.
En este sentido, se ha establecido en diversos casos que el uso previo puede acreditarse a través de facturas y boletas que acrediten transacciones comerciales bajo el signo, emitidas a terceros identificables en fechas anteriores a la solicitud impugnada, registros de dominio web y presencia en redes sociales que den cuenta del uso público del signo, publicaciones y avisos en medios de comunicación, entre otros.
También es importante tener presente que el objetivo de estas acciones no es simplemente impedir que un tercero obtenga o mantenga un registro. Una vez acogida la oposición o declarada la nulidad, corresponde dar el siguiente paso y proteger formalmente la marca. De hecho, la ley otorga al usuario previo un plazo de 90 días para solicitar su propio registro. Si ello no ocurre, la marca vuelve a quedar disponible para terceros, lo que podría generar que el mismo problema se repita en el futuro. Por lo mismo, si se obtiene un resultado favorable en el litigio, la idea es protección inmediatamente el signo distintivo.
Con todo, el uso previo no siempre será suficiente para impedir o dejar sin efecto un registro. Hay casos en que la prueba disponible es débil o simplemente no existen antecedentes suficientes para acreditar que el signo cumplía una función distintiva real en el mercado. También puede ocurrir que, aun existiendo uso anterior, las diferencias entre los signos o entre las actividades respectivas impidan configurar el riesgo de confusión que exige la causal. Por eso, este tipo de situaciones debe analizarse con rigurosidad y a partir de los antecedentes concretos del caso.
Dicho lo anterior, la recomendación principal no cambia, es decir, registrar oportunamente sigue siendo la forma más eficiente y segura de evitar este tipo de conflictos, ya que ninguna acción posterior entrega el mismo nivel de certeza que una marca protegida a tiempo. Sin embargo, también es importante tener presente que la existencia de una solicitud o registro previo a nombre de un tercero no necesariamente significa que todo esté perdido.
Antes de llegar a esa conclusión, corresponde revisar la trayectoria comercial de la marca, la evidencia disponible y las herramientas que contempla la legislación para proteger un uso previo real y efectivo. Por ello, cuando una empresa descubre que un tercero solicitó o registró una marca que ella viene utilizando desde hace años, la conclusión no debería ser que o existen alternativas adicionales, sino que vale la pena revisar a historia de la marca para poder ejercer las acciones que la ley pone a nuestra disposición, como es el artículo 20 letra h) inciso segundo.
Para obtener más información sobre estos temas, pueden contactar a nuestro equipo:
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
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