La Ley N° 21.355 que modifica la Ley N° 19.039, más conocida como Ley Corta de INAPI, establece importantes actualizaciones que buscan facilitar la tramitación de derechos de propiedad industrial.
A continuación, conoce las principales novedades en materia de marcas de establecimientos comerciales e industriales.
- ¿Qué se entiende por marcas de establecimientos comerciales e industriales?
La Ley N°19.039 vigente de Propiedad Industrial admite el registro de marcas que distinguen tanto establecimientos comerciales como establecimientos industriales. La diferencia entre ambos tipos de marcas radica en que mientras que las de establecimientos comerciales protegen el nombre de las empresas que transan o comercializan productos, las de establecimientos industriales protegen el nombre de las empresas que producen o fabrican productos. A nivel práctico, la principal diferencia es que estas marcas otorgan una protección a nivel regional y no nacional, por lo que se deben pagar tasas por cada región que se quiera incluir en la protección.
- ¿Cambia el tratamiento legal de las marcas de establecimientos comerciales e industriales con la entrada en vigor de la Ley Corta de INAPI?
Sí, de hecho, la Ley N°21.335 (Ley Corta de INAPI) adecúa la Ley N°19.039 a los estándares actuales internacionales, eliminando de ella todas las referencias a marcas que distingan establecimientos comerciales e industriales. En otros términos, una vez que entre en vigor la Ley Corta no podrán registrarse nuevas marcas de estas categorías.
- ¿Qué ocurrirá con las marcas de establecimientos comerciales e industriales que se encuentran vigentes?
Tratándose de marcas de establecimientos comerciales vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Corta de INAPI, completarán su período de vigencia, pero una vez cumplido, deberán ser renovadas como marcas de servicios de compra y venta de productos en clase 35.
Por otro lado, tratándose de marcas de establecimientos industriales vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Ley Corta de INAPI, también podrán completar su periodo de vigencia y luego deberán ser renovadas como marcas de servicios de fabricación de productos en la clase 40.
Para la renovación de ambos tipos de marcas se requerirá indicar expresamente los productos objeto de los servicios, los que no podrán extenderse a productos no descritos en el registro de marca del establecimiento comercial o industrial a renovar.
- ¿Qué ocurrirá con las marcas de establecimientos comerciales cuyo registro se encuentra limitado a una o más regiones?
En el caso que el registro de una marca de establecimiento comercial esté actualmente limitado a una o más regiones, por la renovación se entenderá extendido a todo el territorio nacional. Sin embargo, si ello ocasiona superposición de marcas iguales o confundiblemente similares para servicios de compra y venta de productos idénticos o relacionados dentro de la misma clase, cualquiera de los titulares podrá demandar ante el INAPI para obtener la limitación territorial del otro registro. El plazo para ejercer la acción de limitación territorial será de 5 años contados desde la renovación del registro de que se trate.
Recomendaciones
- Revisar los registros de las marcas de establecimientos comerciales e industriales hoy vigentes. Los productos objeto de los servicios que ahí se indiquen delimitarán la renovación de las respectivas marcas, sea en la clase 35 o en la clase 40.
- De no estar incluidos ciertos productos que la empresa comercializa o fabrica en los registros de marcas vigentes, evaluar la presentación de nuevas solicitudes de marcas.
- Identificar en la cartera de marcas interna aquellas cuya renovación pueda generar, superposición con otras similares debido a su extensión a todo el territorio nacional. Eso permitirá prepararse frente a alegaciones de terceros que persigan restringir territorialmente dichos registros.
Para obtener más información sobre estos temas pueden contactar a nuestro grupo IP, Tech and Data:
Eugenio Gormáz | Director del Grupo IP, Tech and Data | egormaz@az.cl
Juan Pablo Zamora | Asociado Senior | jzamora@az.cl
Antonia Nudman | Asociada | anudman@az.cl
Natalia González | Asociada | ngonzalez@az.cl
Constanza Pasarin | Asociada | cpasarin@az.cl
