La marca no siempre se pierde porque otro registró primero, la Ley de Propiedad Industrial contempla una herramienta para proteger el derecho según su uso previo.
Uno de los escenarios que más vemos en la práctica marcaria es este: una empresa lleva años usando su marca, tiene clientes que la conocen, ha invertido en posicionarla, y cuando finalmente decide registrarla descubre que un tercero ya lo hizo (solicitando o registrando la marca de manera previa).
En ese momento, la reacción más habitual es asumir que ya no existen alternativas y que la única opción es cambiar el nombre. Después de todo, la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez que, en materia marcaria, “quien registra primero gana”.
Como consecuencia, muchas empresas comienzan inmediatamente a evaluar un rebranding, modificar sus redes sociales, cambiar dominios, actualizar material publicitario y replantear años de posicionamiento, sin detenerse previamente a analizar si efectivamente esta es la única opción. Sin embargo, sí existe otra forma.
¿Qué puedo hacer si alguien registra mi marca antes que yo?
La Ley de Propiedad Industrial contempla una herramienta que muchas empresas desconocen: el artículo 20 letra h) inciso segundo.
Esta norma establece que la causal de irregistrabilidad por confusión no solo aplica a marcas registradas, sino también a aquellas no registradas que estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de un tercero.
En la práctica, esto significa que quien venía usando la marca puede:
- Oponerse a la solicitud de registro presentada por un tercero.
- Demandar la nulidad de un registro ya otorgado.
Todo ello sobre la base del uso previo, aunque nunca haya existido registro.
Importante: Una vez rechazada la solicitud del tercero o declarada la nulidad de su registro, la ley le da al usuario previo 90 días para inscribir la marca a su nombre. Si no lo hace, la marca queda libre para que cualquiera pueda solicitarla.
¿Qué se necesita para hacer uso de esta causal?
No basta con decir que se usaba la marca antes. La ley exige acreditar un uso real y efectivo del signo en el mercado. La buena noticia es que muchas empresas han generado esa evidencia sin saberlo.
Los antecedentes más relevantes son:
- Facturas y boletas bajo el signo, anteriores a la solicitud impugnada.
- Dominio web y presencia en redes sociales.
- Material publicitario, catálogos y campañas.
- Publicaciones en medios.
- Contratos, correos y documentación comercial.
El ejercicio consiste en reconstruir la historia de la marca con esos antecedentes los cuales claramente deben tener fecha anterior a la presentación de registro del tercero ante INAPI.
Lo que esto no garantiza:
Es importante establecer que el uso previo no asegura automáticamente el éxito. Hay casos en que la evidencia es insuficiente o en que las diferencias entre los signos impiden configurar el riesgo de confusión que exige la norma. Cada situación es distinta y debe analizarse con los antecedentes concretos del caso.
La recomendación de fondo no cambia:
Registrar a tiempo es siempre la mejor decisión. Pero cuando el problema ya ocurrió, la primera pregunta no debería ser ¿cómo cambio la marca?, sino que, ¿desde cuándo la uso y qué evidencia tengo?
En otras palabras, la existencia de un registro previo no siempre pone término a la discusión. Dependiendo de las circunstancias, puede ser necesario analizar el uso previo de la marca, la evidencia disponible, el estado del procedimiento marcario y las distintas acciones que contempla nuestra legislación para proteger derechos que podrían haberse consolidado con anterioridad.
Para obtener más información sobre estos temas, pueden contactar a nuestro equipo:
Eugenio Gormáz | Socio | egormaz@az.cl
Carlos Lazcano | Asociado Senior | clazcano@az.cl
Fernanda Rodríguez | Asociada | frodriguez@az.cl
Esteban Orhanovic | Asociado | eorhanovic@az.cl
Matías Selamé | Asociado | matiasselame@az.cl
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